Registro de marcas en el Trademark Clearinghouse

Próximamente podrás registrar el nuevo dominio .LAT, el dominio que identifica a los Latinos en Internet.

Si eres marca registrada necesitarás estar certificado en Trademark Clearinghouse para participar en el Registro Preferencial/Sunrise a partir del 16 de febrero de 2015.

A continuación te presentamos una guía de lo que debes saber para participar en el Sunrise.

 

Registro de marcas en Trademark Clearinghouse

El Trademark Clearinghouse (TMCH) es el mecanismo de protección de derechos más importante incluido en el programa de nuevos gTLDs de ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Número).

Los Titulares de Marcas que gusten participar en el lanzamiento de los nuevos gTLDs, deberán inscribir la información de registro de las mismas en la base de datos central del Clearinghouse.

Una vez que la información de registro ha sido verificada por el TMCH el Titular recibirá un certificado de autenticación único que te servirá para participar en los períodos Sunrise de todos los nuevos gTLDs. Este período ofrece prioridad a los titulares de marcas en el registro de nombres de dominio antes de que el TLD sea abierto al público. 

Como beneficio adicional, cuando alguien intente registrar un nombre de dominio que coincida con la información de una marca almacenada en el Clearinghouse se le indicará a esa persona que existe un derecho reservado y será necesario que él o ella reconozca ese derecho para completar el registro.

En caso de que ese registro sea completado el TMCH enviará una notificación al Titular indicando que un nombre de dominio fue registrado con el nombre de la marca. De esta forma los titulares podrán estar siempre al tanto de posibles violaciones a los derechos de marca en los nuevos gTLDs. Este servicio se conoce como Trademark Claims.

Para registrar una marca en el TMCH es necesario seguir los siguientes pasos.

  1. Registro en el TMCH para obtener una cuenta
  2. Inscribir las marcas en el TMCH utilizando la cuenta.
  3. Enviar documentos que demuestren el uso de la marca.

 

1. Registro en el TMCH

El registro en el TMCH es un proceso de tres pasos. El primero se realiza sin ingresar al sistema del TMCH y permite recabar información detallada de quien contrata los servicios del Clearinghouse. Los pasos dos y tres se realizan una vez que se han recibido las credenciales para ingresar a la sección protegida del TMCH. El segundo paso requiere un cambio de la contraseña del usuario y el tercer paso requiere aceptar los términos y condiciones del servicio y realizar la transferencia para el prepago según sea el caso. En lugar del prepago puede usarse el pago con tarjeta de crédito, pero esta última opción se explica más adelante. Es necesario completar estos tres primeros pasos antes de poder registrar información de marcas.

Paso 1. Información general de registro

El acceso a la sección de registro se encuentra en la página del TMCH marcado como "Create an Account" también se puede accesar directamente aquí: https://secure.trademark-clearinghouse.com/tmch/public/contract

En esa sección se pedirán los datos del titular de la marca y de quien será el usuario del sistema. Es muy importante tomar en cuenta que hay que seleccionar el Tipo de Usuario y Forma de pago (viene marcado como “I AM:”). 

IMPORTANTE: Recomendamos que seleccione la opción que incluye el pago con tarjeta de crédito. De esta forma estará disponible el registro individual a un costo de USD $150.00 por marca.

Una vez que se ha llenado toda la información se puede seleccionar "Start Registration"

Paso 2: Cambio de contraseña

Para ejecutar este paso es necesario ingresar al sistema del TMCH. Para ello hay que seleccionar la opción "Log in to your accoun" desde la página principal. También se puede accesar directamente aquí.

Aquí será necesario proporcionar el User ID y la contraseña temporal que fueron enviados por correo electrónico. Al ingresar se solicitará cambiar la contraseña temporal. Una vez hecho esto se puede finalizar el proceso de registro ingresando nuevamente al sistema. Dependiendo del tipo de usuario que se haya seleccionado en el Paso 1 se continuará al Paso 3 según corresponda.

Paso 3: Términos y Condiciones del Servicio

Para el caso de los Titulares con pago con tarjeta de crédito según lo indicado en el Paso 1, después de ingresar al sistema el usuario tendrá acceso a una zona segura en donde podrá seleccionar "Contract". A continuación se le mostrará la información proporcionada en el Paso 1 y se le pedirá aceptar los términos y condiciones del servicio.

 Al seleccionar "Accept T’s and C’s” se mostrarán los Términos y Condiciones en la pantalla. Una vez leídos será necesario marcar la casilla “I accept these terms and conditions” y posteriormente seleccionar “Confirm my acceptance of the terms and Conditions”.

 Los usuarios que hayan elegido una opción de pago diferente de la tarjeta de crédito, tendrán que realizar algunas operaciones adicionales para completar el registro.

 Una vez que se haya hecho esto, se recibirá un e-mail indicando que el registro ha sido completado con éxito. En este punto ya será posible inscribir las marcas registradas en el TMCH.

 

2. Inscribir las marcas en el TMCH

A continuación se describe el proceso para registrar una marca en el sistema del Trademark Clearinghouse.

Para este propósito consideramos que un Titular de marca o Trademark Holder es el dueño, tiene una licencia o se le ha asignado una marca. La parte contratante es quien es titular de la cuenta del TMCH y recibirá todas las notificaciones aplicables del TMCH. El usuario registrado es quien administra la información en el sistema del TMCH así como los servicios. Una etiqueta (label) es un nombre de dominio que puede ser asociado con una marca basado en las reglas de correspondencia publicadas en el sitio de ICANN.

El registro de una marca consta de 11 pasos.

Paso 1: Ingresar al sistema

Seleccionar la opción "Log in to your accoun" desde la página principal. También se puede accesar directamente aquí. Hay que utilizar el User ID y la contraseña.

Paso 2: Seleccionar "Submit Mark"

En la pantalla de bienvenida seleccionar "Submit Mark"

Paso 3: Seleccionar de nuevo "Submit Mark"

En la pantalla del Resumen de Marcas ("Mark Overview"), seleccionar nuevamente "Submit Mark"

Paso 4: Seleccionar el tipo de Marca

En la pantalla de registro de marca nueva, indicar el nombre y el tipo de la marca. El tipo puede ser uno de los siguientes:

  • -Marca Registrada (Registered trademarks): Una marca nacional o multi-nacional inscrita en el registro principal o primario de la jurisdicción de la marca.
  • -Marcas avaladas por una corte: Una marca que ha sido validada en una corte o mediante un proceso judicial tal como una marca no registrada y/o marcas bien conocidas.
  • -Marcas protegidas por un estatuto o tratado. Estas son marcas protegidas por un estatuto o tratado en efecto al momento de registrar la marca en el TMCH. Algunos ejemplos son las designaciones geográficas o las denominaciones de origen.

Paso 5: Ingresar todos los datos obligatorios

Una vez que se ha seleccionado el tipo de marca, hay que llenar todos los datos obligatorios según corresponda al tipo seleccionado.

Paso 6: Enviar evidencia documental según aplique.

Generalmente la verificación se hace sobre la base de datos en línea de la oficina de registro de marcas correspondiente. Cuando esto no sea posible se solicitará copia del registro marcario oficial, o bien la declaración de licencia o de asignación según corresponda.

Para detalles sobre el tipo de evidencia documental requerida para el registro de una marca consultar los lineamientos del TMCH.

Paso 7: Seleccionar las etiquetas (labels)

Después de ingresar el nombre de la marca, el sistema generará automáticamente una lista de etiquetas que podrán ser asociadas a la marca. La cuota de registro de la marca incluye 10 etiquetas. Si se seleccionan más de 10 será necesario cubrir un cargo extra.

Paso 8: Seleccionar los servicios

Los servicios disponibles son: Servicios de Sunrise (registro preferencial) y Servicios de Trademark Claims (notificaciones). Por omisión ambos servicios están seleccionados. En caso de que se continúe con los servicios de Sunrise serpa necesario enviar al TMCH prueba o evidencia de uso de la marca ("Proof of Use") que se detallará más adelante.

Paso 9: Aceptar las declaraciones

Una vez completada toda la información anterior, el usuario deberá marcar la casilla en donde manifiesta que acepta los términos y condiciones del registro y seleccionar "Submit" para poder avanzar al siguiente paso.

Paso 10: Finalizar la Orden de Registro de Marcas

En el siguiente paso se tiene la opción de agregar otra marca a la orden o proceder a finalizar la orden y realizar el pago. Un máximo de 10 marcas pueden ser incluidas en una sola operación.También es posible verificar los datos de la orden seleccionando el botón "Review" para tener acceso al detalle de la orden.

En la pantalla de detalle será posible eliminar alguna marca que no se desee incluir, ajustar la duración del registro de las marcas, y una vez que está todo correcto se puede proceder a enviar la orden seleccionando el botón "Submit all trademark records".

Una vez hecho esto se presenta un resumen de los detalles de la orden incluyendo los detalles de las etiquetas, la duración del registro y los precios. A continuación se puede realizar el pago.

Dependiendo del tipo de pago seleccionado el sistema puede retirar los fondos de la cuenta prepagada del usuario o enviarlo al servicio Ogone para realizar el pago con tarjeta de crédito.

Paso 11: Confirmar la Orden.

Una vez terminado el pago, el usuario puede confirmar que el registro de la marca ya se encuentra disponible en la pantalla de Mark Overview del Paso 3 y que puede ver todos los detalles del mismo.

 

3. Documentos que demuestren el uso de la marca.

Una Prueba de Uso consta de dos partes.

Parte 1: Declaración de Uso firmada.

Esta es una forma que debe ser llenada, firmada y enviada al TMCH junto con la muestra simple de Prueba de Uso. El formulario está disponible aquí.

Parte 2: Muestra simple de Prueba de Uso.

Muestras aceptadas:

a) Etiquetas, envolturas o contenedores de un producto o

b) Materiales promocionales o publicitarios, incluyendo folletos, volantes, catálogos, manuales, exhibidores, publicaciones, capturas de pantalla de sitios web o material de redes sociales.

 Muestras no aceptadas:

a) Inclusión de la marca en el nombre de dominio, direcciones de correo o ligas (links) que contienen un sitio web.

Estas muestras deben ser elementos que ofrezcan evidencia de la comunicación del Titular de la marca hacia el consumidor para hacerlo distinguir productos o servicios de los de otra marca. La muestra debe contener el nombre completo de la marca tal como se inscribió en el TMCH.

 

NOTA: Este material fue preparado con el fin de servir de apoyo en el proceso de registro de marcas ante el TMCH. En caso de existir alguna inconsistencia o error favor de remitirse a la documentación y guías disponibles en la página del TMCH para tener acceso a la información más actualizada:

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